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Noms de domaine    
et marques     
SFR c/ W3 SYSTEM
TGI de Nanterre, 18 janvier 1999

THÈME DE LA DÈCISION

NOM DE DOMAINE - CONTREFACON DE MARQUE

FAITS

La société Française du Radiotéléphone, titulaire de la marque "SFR" a assigné la société W3 Systems INC afin d'obtenir à son profit le transfert du nom de domaine " sfr.com " et la cessation des actes de contrefaçon de marque et de parasitisme dont elle s'estimait victime. 

PROBLÈME  DE  DROIT

Dans quelle mesure une marque est-elle contrefaite du fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant ? 

DÈCISION  DU  TRIBUNAL

"(...) 

La société Française du Radiotéléphone rappelle avoir été créée en février 1988, avoir pour activité la conception et l'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie, être titulaire de la marque semi-figurative " SFR " enregistrée à l'INPI et à l'OMPI, protégée au titre de la classe 38 pour les services de télécommunications, être propriétaire de la marque du même sigle enregistrée auprès du Bureau américain des brevets et des marques, que la société W3 Systems INC est une société américaine domiciliée dans l'état du Névada, spécialisée en matière informatique ainsi que dans les prestations afférentes au réseau Internet, qu'elle dispose sur ce réseau d'une adresse " http://www.w3inc.com ", qu'il ressort de la base de données de l'INTERNIC que la société W3 Systems INC s'est vue attribuer le nom de domaine " sfr.com " le 26 mai 1997, qu'une mise en demeure lui a été adressée le 9 février 1998.

La société Française du Radiotéléphone soutient que la société W3 Systems INC est notoirement connue pour ses actes d'enregistrement abusifs de noms de domaine correspondant à des marques notoirement connues, que la reproduction de la marque SFR à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de la marque, le droit des marques prévalant sur l'enregistrement d'un nom de domaine auprès de l'organisme américain INTERNIC, que la société W3 Systems INC en reprenant le nom SFR qui a fait l'objet, depuis 1995, d'une très large médiatisation et d'investissements considérables, a un comportement parasitaire et tente de monnayer des noms de domaine, pour les revendre aux légitimes propriétaires des marques, que du fait de l'enregistrement de sa marque à titre de nom de domaine, elle subit un préjudice, qu'en effet en raison de l'indisponibilité du nom " sfr.com " elle a été contrainte d'ouvrir un site Web correspondant à l'adresse " sfr.fr " dont l'audience est inférieure à un nom de domaine générique de premier niveau, qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs du réseau Internet qui tentent de se connecter au site Web de la société SFR par l'intermédiaire du nom de domaine "sfr.com" et qui aboutissent à un serveur indisponible.

(...)

Attendu sur la contrefaçon, que la société Française du Radiotéléphone qui a pour activité la conception, l'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie, a déposé le 15 décembre 1988 la marque " SFR " auprès de l'INPI, qu'elle a enregistré sa marque au Bureau américain des brevets et marques les 5 novembre et 3 décembre 1996, qu'elle a déposé la marque le 2 août 1995 auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dans les classes 9, 38, qui énumèrent les services de télécommunications et notamment les serveurs informatiques, télématiques, téléphoniques, les services de transmission de téléinformatique ; qu'ainsi la marque de la société Française du Radiotéléphone est protégée pour les services de communications entre terminaux d'ordinateurs, sur des réseaux informatiques;

Attendu que la société Française du Radiotéléphone est recevable à agir en contrefaçon de sa marque si elle est reproduite à titre de nom de domaine sur Internet, pour les produits ou services visés aux dépôts;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que la société W3 Systems INC, société américaine spécialisée en matière informatique, qui dispose d'un site sur Internet à l'adresse : [http://www.w3inc.com], propose en location ou à la vente un catalogue de noms de domaine " génériques " correspondant pour la plupart à des marques françaises connues et notamment " SFR.COM " ; qu'il résulte d'une recherche effectuée sur la base de données Internic, organisme américain chargé de l'attribution de noms de domaine ".com ", que la société W3 Systems INC a effectivement fait enregistrer "sfr.com" le 26 mai 1997 ; qu'ainsi la société Française du Radiotéléphone qui dispose du site " sfr.fr " ne peut plus se faire attribuer "sfr.com" nom de domaine générique : que les utilisateurs du réseau Internet se connectant à cette adresse obtiennent un message d'erreur : serveur inexistant ;

Attendu que l'utilisation par la société W3 Systems INC du nom de domaine "sfr.com" sur le réseau Internet constitue la contrefaçon de la marque "SFR", que cette contrefaçon est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant ;

Attendu, sur le parasitisme, que la société W3 Systems INC en choisissant de monnayer dans le cadre de son site sur le réseau Internet, par un catalogue de noms de domaine mentionnant de nombreuses marques françaises très connues, dont SFR, démontre sa volonté de profiter de la notoriété de ces marques ; que la société W3 Systems INC n'a pas seulement tenté de revendre à la société Française du Radiotéléphone le nom de domaine "sfr.com", qu'il est justifié par les documents versés à la procédure, qu'elle a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de manière à porter préjudice à la société Française du Radiotéléphone, qu'en effet, en se connectant à l'adresse "sfr.com" les utilisateurs aboutissaient au site de France TELECOM, concurrente de SFR ;

Que ce détournement a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse et de messages électroniques adressés par différents utilisateurs du réseau Internet ; qu'enfin il existe un risque de confusion certain pour les utilisateurs du réseau qui croient se connecter au serveur de la société Française du Radiotéléphone par l'intermédiaire de l'adresse "sfr.com" et qui obtiennent actuellement un message d'erreur.

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit aux mesures d'interdiction sous astreinte, ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent jugement;

Attendu que l'enregistrement de la marque SFR de la société Française du Radiotéléphone à titre de nom de domaine dans des conditions condamnables a porté atteinte aux droits que détient cette société sur cette marque, qu'elle a subi également un trouble commercial du fait des agissements de la société W3 Systems INC et qu'il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière à payer la somme de 1.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation de ces dommages et intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;

(...)"

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